專利審查意見答復，是作為一名合格的專利代理師的必備技能。《專利審查指南》里指出，評價發明有無創造性，應該以專利法第22條第3款為基準，并給出了突出的實質性特點的一般性判斷方法和顯著的進步的判斷標準。對于突出的實質性特點的判斷，《專利審查指南》指出，判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對于本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見。如果要求保護的發明相對于現有技術是非顯而易見的，則具有突出的實質性特點。

 

       也就是說，在審查意見答復的過程中，不管是修改或不修改權利要求書（即增加或不增加技術特征），我們最終的落腳點都是論述區別技術特征是非顯而易見的（顯著的進步比較好論述）。那么在論述區別技術特征是非顯而易見的，具體有哪些策略呢？

 

       1、 對比文件沒有公開本申請的區別技術特征

 

       在較多的情況下，審查員會指出對比文件公開了本申請的區別技術特征。這個時候專利代理師應該仔細閱讀本申請和對比文件記載的內容，對比一下對比文件的技術特征和本申請的區別技術特征，具體是不是相同或等同的，所解決的技術問題是不是相同的，帶來的技術效果是不是相同的。而不能在沒有仔細研究對比文件和本申請的請況下，就認同審查員的觀點。經過分析后，區別技術特征與對比文件的技術特征不同，或者與對比文件的技術特征相同、但是解決的技術問題和帶來的技術效果不同，則不能認為對比文件公開了本申請的區別技術特征。

 

       2、公開原理不代表公開技術方案

 

       同樣，在審查員指出對比文件公開了本申請的區別技術特征時，代理師要仔細甄別，對比文件（更常見是的論文、期刊等）是公開了本申請的原理，還是公開了具體的技術方案。如果對比文件只是公開了原理，沒有公開具體的技術方案，本領域技術人員將該原理應用到具體的技術方案里，是付出了創造性勞動的，審查員不能因為對比文件公開了原理，就否定本申請的創造性。

 

       例如軟件方法中，通常會用到邏輯判斷（是/否），邏輯判斷（是/否）是很常見的原理，但是應用到具體的技術方案中，審查員是不能否定其創造性的。具體如在一導航方法中，邏輯判斷結果為是，則直行；是否，則向右拐。審查員不能因為邏輯判斷（是/否）是很常見的原理，就否定該導航方法的創造性。

 

       3、領域不同，難以結合，有結合障礙

 

       在審查員指出對比文件2（對比文件1為最接近的現有技術）公開了本申請的區別技術特征時，代理師要分辨對比文件1和對比文件2所屬的技術領域。即使對比文件2確實公開了本申請的區別技術特征，但是如果對比文件2和對比文件1分屬不同的技術領域，本領域技術人員將對比文件2的技術特征與最接近的現有技術（對比文件1）結合，具有結合障礙，或者說本領域技術人員很難將對比文件2的技術特征與最接近的現有技術（對比文件1）結合。

 

       4、反向教導、反向啟示

 

       有時候，審查員會認為，對比文件2（對比文件1為最接近的現有技術）給出了技術啟示，或者將對比文件2的技術特征與對比文件1結合來解決本申請的技術問題是容易想得到的。這個時候要分析一下，對比文件2的技術特征解決的技術問題是什么，帶來的技術效果是什么，給出技術啟示是什么，如果對比文件2給出的是反向教導、反向啟示，則本領域技術人員在閱讀對比文件2后，得不到本申請的技術方案，而是得到另一種方案。

 

       5、區別技術特征不是慣用手段

 

       有些時候，審查員會認為區別技術特征是慣用手段，在這種情況下，代理師應指出本申請解決的技術問題是什么，解決該技術問題的本領域慣用手段是什么，從而下結論說明本申請的區別技術特征不是慣用手段。同時還需說明，如果審查員堅持認為是慣用手段，請給出證據。

 

       6、技術方案是一個整體，不能被割裂

 

       例如，本申請包括多個步驟，審查員將多個步驟分割成一個個技術特征，然后分別用對比文件1、對比文件2、對比文件3等來評價本申請的技術特征，這個時候代理師可以答復，本申請的技術方案應該看做一個整體，而不能被割裂，本申請的多個步驟（技術特征）相互關聯，相互協同，起到了XXXX的效果。同時指出，本領域技術人員將對比文件1、對比文件2、對比文件3等結合，本身就付出了創造性勞動。

 

       審查意見的答復形式多變、靈活多樣，并不限于上述幾種形式。審查意見的答復應結合具體的實際情況，尋找突破口；在陳述意見時擺明觀點、說明理由，據理力爭，有條有理的作答。筆者一直認為，答復審查意見與專利文本的撰寫一樣重要。一個專利文本撰寫地再好，但是在審查意見答復時，胡亂修改權利要求書和撰寫意見陳述書，不僅會導致最后保護的技術方案脫離發明人最初的發明構思，而且會極大縮小保護范圍，最后導致即便專利被授權，也只是一張廢紙。同時，在專利侵權認定中有“禁止反悔原則”，代理師在審查意見答復中所陳述的意見，都有可能在以后的侵權認定中，起到至關重要的作用。所以代理師在答復審查意見時，一定謹慎小心，嚴謹作答，切不可為了自己的薪資提成，草草作答，讓申請人的權利嚴重喪失。